Merkenrecht
Levert het enkel doorlinken van een domeinnaam die gelijk is aan of overeenstemt met dat merk een merkinbreuk op?
In de jurisprudentie werd aangenomen dat doorlinken van een op een anders merk gelijkende domeinnaam zogenoemd ‘ander gebruik’ oplevert ex artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE.[1] Auteur Van Oerle schrijft: “Het gebruik van hyperlinks, metatags of het enkel gereserveerd houden van een domeinnaam is eveneens als gebruik anders dan voor waren of diensten beoordeeld.”[2] Daarentegen schrijft Bremer:[3] ‘Gebruikt een derde een merk in zijn domeinnaam, dan wordt ook regelmatige geoordeeld dat daarmee in beginsel de inbreuk van een commerciële band met de merkhouder wordt gewekt. Wanneer echter de domeinnaam enkel wordt gebruikt om door te linken naar de eigen website van de derde, met een andere domeinnaam waarin het merk niet voorkomt, dan zal minder snel worden aangenomen dat er een ‘link’ bestaat tussen de derde en de merkhouder.’
Wanneer op de website waarnaar werd doorgelinkt óók (met) de merken van de eiser (overeenstemmende tekens) werden gebruikt, wordt ook het doorlinken zelf sneller als een merkinbreuk onder artikel 2.20 lid 1 sub a of b BVIE gekwalificeerd.[4]
De SYSTEC-uitspraak
De SYSTEC-uitspraak van de Rechtbank Den Haag uit 2013 heeft gezorgd voor een kentering. In die zaak is expliciet geoordeeld dat doorlinken gebruik ‘als merk’ oplevert: ‘Het gebruik van de domeinnaam systek.nl voor het doorlinken naar de website van [X] waarop de handelsnaam ‘Inno 3D’ wordt gevoerd, valt naar voorlopig oordeel aan te merken als gebruik ter onderscheiding van de diensten die op die website worden aangeboden, omdat deze domeinnaam doorlinkt naar de website van [X]. Daardoor ontstaat een verband tussen de domeinnaam systek.nl en de diensten waarvoor [X] op zijn website reclame maakt.
Vervolgens is de vraag aan de orde of het gebruik van de domeinnaam systek.nl een inbreuk op het merk SYSTEC in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE vormt. Het kenmerkende deel van deze domeinnaam, ‘systek’, stemt auditief volledig en visueel in grote mate overeen met het merk SYSTEC. (…) [m]erk en teken [stemmen] ook begripsmatig volledig overeen. De domeinnaam systek.nl wordt gebruikt in verband met dezelfde diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven (…). Gelet op de grote mate van overeenstemming tussen het merk SYSTEC en deze domeinnaam en het feit dat de domeinnaam in verband met identieke waren wordt gebruikt, is er gevaar voor verwarring bij het publiek tussen het merk en de domeinnaam systek.nl te duchten in de zin dat het publiek zal denken dat de diensten van [X] afkomstig zijn van dezelfde aanbieder als de producten van Systec Designs.
Naar voorlopig oordeel vormt het gebruik van de domeinnaam systek.nl derhalve een inbreuk op het merk SYSTEC in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE.’[5]
Voor de praktijk betekent deze uitspraak dat een merkinbreuk door het doorlinken van een domeinnaam gelijk aan of gelijkend op het merk gemakkelijker kan worden geconstrueerd. Dit blijkt bijvoorbeeld ook uit de uitspraken inzake WCR/TCC (waarin merkgebruik terzake een Uniemerk is aangenomen)[6] en Vestival[7] (over inbreuk op meerdere Benelux-merken) van dezelfde rechtbank.[8] Overigens geldt dat het gebruik domeinnaam waaronder een website actief is ook – nog steeds – ‘gewoon’ als merkgebruik wordt aangemerkt.[9]
Voor het wijzen van de SYSTEC-uitspraak oordeelde de voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag – in een iets ander verband[10] – eenmaal eerder dat het doorlinken kon worden verboden, terwijl de voorzieningenrechter bij dezelfde rechtbank daar in 2009 (nog) anders over dacht.[11]
De Rechtbank Arnhem deed in 2011[12] een uitspraak waarin het doorlinken van een domeinnaam gelijk aan de merknaam van een ander merkinbreuk opleverde. Het ging hier om de bijkomende omstandigheid dat de ‘doorlinker’ een ex-distributeur van de merkhouder was. “Door het gebruik van het woordmerk Wobenzym in de domeinnaam ‘wobenzym.nl’, en deze domeinnaam door te linken naar haar eigen website, wekt Sano-Pharm bij (potentiële) afnemers ten onrechte de indruk dat zij nog steeds distributeur is van het product Wobenzym.” Diezelfde rechtbank deed eerder, in 2005, een uitspraak waarin er bij doorlinken geen merkinbreuk aanwezig werd geacht.[13]
De Rechtbank Almelo wees twee uitspraken, met eveneens ieder een verschillende uitkomst.[14]
De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zwolle-Lelystad kwam tot het oordeel dat er sprake was van merkinbreuk inzake mijnspeurder.nl.[15]
De Rechtbank Amsterdam en Alkmaar twee uitspraken met ieder een tegenovergestelde uitkomst. Inzake Mac Repair oordeelde de rechtbank dat er géén merkinbreuk had plaatsgevonden, terwijl inzake De Hypothekers er wél sprake was van merkinbreuk.[16]
Ten slotte heeft het Hof ’s-Hertogenbosch geoordeeld dat doorlinken zowel onder sub b als sub d grond een merkinbreuk kan opleveren.[17]
Conclusie
Sedert de komst van de Systek-uitspraak van de rechtbank Den Haag hebben merkhouders een sterk wapen om doorlinks tegen te gaan. Dat vereist wel een merkregistratie. Die kan evenwel kostenefficiënt worden aangevraagd. Het merkenrecht biedt naast het handelsnaamrecht dus zeker mogelijkheden.
Joost Becker, advocaat merkenrecht
---------------------
[1] Deze redenering is bijvoorbeeld te vinden in de zaak Disney/MYWWW (Vzr. Rechtbank Arnhem 7 februari 2007, ECLI:NL:RBARN:2007:AZ9893), hoewel in die uitspraak niet is vastgesteld dat de domeinnaam daadwerkelijk doorlinkte. Zie voorts Vzr. Rechtbank Arnhem 24 augustus 2011, ECLI:NL:RBARN:2011:BT2759, r.o. 4.7 en 4.10 en Rechtbank Arnhem 18 oktober 2006, BIE 2008/29, p. 304.
[2] Van Oerle, Kort Begrip 2017/492.
[3] J. Bremer, Verwijzen of verwarren?, BMM Bulletin 1/2013 p. 76
[4] Vg. Rechtbank Breda, 25 augustus 2011, zaaknr. KG ZA 11-397 r.o. 4.6 en 4.8.
[5] Vzr. Rechtbank Den Haag, 14 juni 2013, zaaknr. KG ZA 13-411, r.o. 4:13 ev. Vgl. Van Nispen, Huydecoper/Cohen Jehoram, Industriële eigendom (deel 3) vormen, namen en reclame, p. 270.
[6] Vzr. Rb. Den Haag 24 januari 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:500, r.o. 4.7: ‘Door de Domeinnamen te gebruiken om door te linken naar (de onderhoudspagina van) haar eigen website, gebruikt TCC deze voor haar eigen onderhoudsdiensten ten aanzien van warmtewisselaars. Door dit gebruik is een verband ontstaan tussen de tekens (de Domeinnamen) en de aangeboden waren en/of diensten op de onder dat teken gehouden en gepresenteerde website, zodat sprake is van gebruik ter onderscheiding van waren en diensten in het economisch verkeer. De Domeinnamen worden door TCC gebruikt voor waren en diensten die gelijk zijn aan of overeenstemmen met die waarvoor de WCR-merken zijn ingeschreven, te weten (onderhoud van) warmtewisselaars. De door TCC als domeinnamen gebruikte tekens stemmen in grote mate overeen met de WCR-merken’
[7] Rb. Den Haag 7 maart 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:2643, r.o. 4.11: ‘Onder het merkinbreukverbod valt ook het doorlinken vanaf die domeinnaam naar een andere domeinnaam zonder het inbreukmakende bestanddeel.’
[8] Eenzelfde soort oordeel ligt mogelijk ook besloten in de uitspraak van de Rb. Amsterdam 6 juni 2017, NJF 2017/486 (Art.1), r.o. 4.3: ‘Zij treedt onder de naam Art.1 naar buiten, onder meer door het opstellen van beleidsadviezen voor overheden en organisaties. Ook organiseert Art. 1 onder die naam trainingen, workshops en debatten etc. Zij maakt daarbij gebruik van de onder 2.1 genoemde domeinnamen, die doorlinken naar de website www.art1.nl en van het beeldmerk, waarvan de woorden Art. 1 en Artikel 1 deel uitmaken. Voorshands is hiermee voldoende aannemelijk dat SED de namen Art. 1 en Artikel 1 in haar uitingen naar buiten toe gebruikt.’
[9] Vzr. Rb. Den Haag 10 september 2015, DomJur 2016/1173 (www.dunyaeye.nl), r.o. 4.29: ‘Voorshands oordelend, kan DGH zich op grond van het DÜNYAGÖZ 2004 merk en het DÜNYAGÖZ 2012 merk, respectievelijk het WORLDEYE merk met een beroep op artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE verzetten tegen het gebruik van de domeinnamen, te weten het doorlinken naar een actieve website waarop [X] zijn diensten aanbiedt, thans www.dunyaeye.nl. Onder verwijzing naar hetgeen hiervoor is overwogen in 4.16 en 4.17 is ook bij de domeinnamen voorshands oordelend sprake van het gebruik van tekens in het economisch verkeer die overeenstemmen met voornoemde drie merken voor soortgelijke diensten waardoor verwarringsgevaar te duchten is.’ Vzr. Rb. Den Haag 22 april 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:4399, r.o. 4.8: ‘Op basis van het voorgaande ziet de voorzieningenrechter derhalve geen aanleiding om af te wijken van het in de bodemprocedure gegeven oordeel dat het gebruik van de domeinnaam dungs.nl als webadres voor de website gebruik van een aan het Merk identiek teken voor identieke waren vormt in de zin van artikel 9 lid 1 aanhef en sub a en/of b Gemeenschapsmerkenverordening (thans artikel 9 lid 2 aanhef en sub a en/of b UMVo).’
[10] Vzr. Rb. ’s Gravenhage, 16 oktober 2012, KG ZA 12-880 (Deltafix). De vorderingen werden in deze zaak echter niet bestreden; Cheneco had als concurrent van Deltafix de domeinnamen deltafix.org, deltafix.biz, deltafix.be, deltafix.net en deltafix.nu heeft geregistreerd en door laten linken naar cheneco.com.
[11] Vzr. Rb. ‘s Gravenhage, 9 april 2009, zaaknr. KG ZA 09-200 (Bax Beheer / [X] Clubsound) Bax. Gesteld noch gebleken was echter dat het merkdepot waarop Bax zich wilde beroepen in het register was ingeschreven. De vorderingen inzake het merkrecht werden reeds op die grond niet toewijsbaar geacht.
[12] Rechtbank Arnhem, 24 augustus 2011, ECLI:NL:RBARN:2011:BT2759.
[13] Vzr. Rb. Arnhem, 21 juli 2005, zaaknr. KG ZA 05-383: Triodos heeft in 1995 het merk ‘Groenbank’ laten registreren. DCA heeft in 2002 de domeinnaam groenbank.nl geregistreerd, de domeinnaam linkt door naar dcag.nl. DCA geeft aan dat zij op termijn software wil ontwikkelen voor bloemisten. De rechtbank overweegt, in het kader van sub d (ten tijde van de uitspraak nog BMW): “Voorshands geoordeeld hebben gedaagden voldoende aannemelijk gemaakt dat de domeinnaam. www.groenbank.nl wordt gebruikt voor het aanbieden van hun diensten, nu deze domeinnaam, doorgelinkt staat naar de algemene website van gedaagden, waarop verschillende automatiserings- en softwareprogramma's voor bloemisten zijn te vinden. Dit zou anders zijn wanneer, zoals ook door gedaagden is betoogd, het intoetsen van de domeinnaam niet tot informatie zou leiden of "under construction" te zien zou geven. Gedaagden hebben voorshands geoordeeld ter zitting voldoende aannemelijk gemaakt dat de term groenbank een eigen betekenis kan hebben in hun branche. In die branche kan dit betekenen en wordt deze term ook wel, gebruikt voor een databank van bloemen en planten.”
[14] Respectievelijk: Vzr. Rechtbank Almelo, 20 juni 2002, DomJur 2002-151 zaaknr. KG ZA 02-92 en Rechtbank Almelo, 19 juni 2001, ECLI:NL:RBALM:2001:AB2181. Inzake de domeinnaam maintenancepartners.nl, die doorlinkte naar de website van Spit Elektro Mechanica oordeelde de Rechtbank dat er sprake was van merkinbreuk. Maintenance Partners is houdster van het gelijknamige woordmerk en de rechter oordeelt dat het registreren van een domeinnaam en het gebruik ervan als doorlink zijn te beschouwen. Met betrekking tot de domeinnaam telefoongids.nl, geregistreerd door Denda Multimedia, viel het oordeel echter anders uit. KPN heeft ‘telefoongids’ niet als woordmerk geregistreerd, maar slechts (slag)zinnen waarin die term voorkomt. Bovendien: “Het woord telefoongids dient naar het voorlopig oordeel van de president te worden aangemerkt als een zodanig voor de hand liggende generieke omschrijving van het betreffende product dat het anderen moet vrijstaan dezelfde of soortgelijke producten met dat woord aan te duiden.” Reeds vanwege geen onderscheidend vermogen kon er hier dan ook geen sprake zijn van een merkinbreuk.
[15] Vzr. Rechtbank Zwolle-Lelystad, 14 augustus 2007, ECLI:NL:RBZLY:2007:BC2582: De Telegraaf had voor de registratie van de domeinnaam al ‘SPEURDERS’ as woordmerk laten inschrijven. “Hoewel ‘speurder’ en daarvan afgeleide woorden ook woorden zijn waarvan in de Nederlandse taal normaal gebruik wordt gemaakt, heeft het woord “speurders” in de context waar het in deze zaak om gaat wel degelijk een onderscheidende betekenis. “Speurders” is immers al sinds jaar en dag een begrip op het gebied van de kleine advertenties. Gelet op de bekendheid van “speurders” en de lange periode (vanaf 1922) waarin door de Telegraaf al in voorgaande betekenis gebruik wordt gemaakt van de term “speurders”, is het aannemelijk dat de identificatie van “speurders” zich niet alleen uitstrekt tot de advertentierubriek van het dagblad de Telegraaf, maar ook tot identificatie met de Telegraaf zelf. Derhalve moet geoordeeld worden dat “speurders” als ingeschreven woordmerk in deze context bescherming geniet.” Daarbij oordeelt de voorzieningenrechter dat de dienst mijnspeurder een hoge mate van overeenstemming heeft met speurders van de Telegraaf.
[16] Rechtbank Amsterdam, 1 juli 2009, zaaknr. HA ZA 08-2394 en Pres. Rechtbank Alkmaar, 13 oktober 2000, zaaknr. KG 309/2000.
[17] Hof ’s-Hertogenbosch 5 juni 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:2424, (Sunsational Tanning), r.o. 3.8.3: ‘Naar het oordeel van het hof is op zichzelf genomen denkbaar dat het gebruik van een (met een merk overeenstemmende) domeinnaam als doorlinkadres naar een andere website waarop producten of diensten worden aangeboden die dezelfde zijn of soortgelijk zijn aan de door de merkhouder aangeboden producten of diensten, gebruik in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE oplevert. Dat kan het geval zijn indien de domeinnaam zodanig wordt gebruikt dat een verband ontstaat tussen die domeinnaam en de op de website aangeboden producten en diensten (…) Indien gebruik van een (met een merk overeenstemmende) domeinnaam niet als ter onderscheiding van waren of diensten kan gelden, kan de merkhouder dat gebruik onder omstandigheden bestrijden met een beroep op artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE (de d-grondslag).’
