Domeinnaam vordering
Een vordering tot wijziging van de domeinnaamhouder, die door een merkhouder kan worden ingesteld op basis van de Geschillenregeling, moet voldoen aan drie cumulatieve vereisten:
(a) de domeinnaam is identiek aan of stemt verwarringwekkend overeen met een domeinnaam identiek is aan of zodanig overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan met een naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan eiser rechthebbende is
(b) de domeinnaamhouder heeft geen recht op of legitiem belang bij de domeinnaam; en
(c) de domeinnaam is te kwader trouw geregistreerd of wordt te kwader trouw gebruikt
Domeinnaam identiek aan merk of verwarringwekkend overeenstemmend?
Met betrekking tot de domeinnaam durexwinkel.nl wordt door de Geschillenbeslechter geoordeeld dat de toevoeging van het woord “winkel” geen beletsel is voor het vaststellen van verwarrende overeenstemming met het merk DUREX: "Een internetgebruiker die wordt geconfronteerd met de Domeinnaam of deze intoetst, kan in verwarring raken door te denken dat de Domeinnaam verwijst naar een officiële webwinkel van Eiser.", zo luidt de uitspraak.
De geschillenbeslechter acht daarom de domeinnaam verwarringwekkend overeenstemmend met het merk.
Geen recht of legitiem belang?
De volgende vraag is of er een recht of legitiem belang is aan de zijde van de domeinnaamhouder, tegen wie de juridische procedure wordt gestart. Hoewel dat in deze zaak niet is gebleken, moet toch aan de volgende criteria worden getoetst:
1. de verweerder moet daadwerkelijk waren of diensten onder het ingeroepen merk onder de betwiste domeinnaam aanbieden;
2. de verweerder moet uitsluitend deze waren of diensten onder het ingeroepen merk onder de betwiste domeinnaam aanbieden;
3. de verweerder mag niet zoveel relevante domeinnamen met het merk registreren zodat de merkhouder niet meer zijn merk als domeinnaam kan registreren; en
4. de website onder de betwiste domeinnaam moet accuraat de relatie tussen de verweerder en de merkhouder beschrijven en mag niet onterecht de indruk wekken dat de website een officiële website van de merkhouder is
In elk geval wordt aan één van die criteria niet voldaan, te weten het vereiste dat op de website accuraat de relatie tussen wordt beschreven. De merkhouder van DUREX had aangevoerd dat dit niet het geval was, omdat er op de website wordt geadverteerd de uiting “Geld verdienen met Durex condooms” en hierbij nergens duidelijk wordt gemaakt dat de domeinnaam- en websitehouder niet de houder is van het merk noch dat zij niet verbonden is aan de merkhouder.
Bovendien heeft de geschillenbeslechter genoegzaam kunnen vaststellen dat op de website ten tijde van deze uitspraak niet slechts DUREX-producten worden verkocht. Integendeel, de domeinnaam de verwijst direct door naar de website “www.discreet-condooms.nl” waar ook condooms van andere, concurrerende, merken worden aangeboden
Kwade trouw?
Gezien de bekendheid van (het merk) DUREX en de inhoud van het verweer wordt vastgesteld dat de domeinnaamhouder "bekend was of bekend had moeten zijn met (het Merk van) Eiser ten tijde van de registratie van de Domeinnaam en deze hoofdzakelijk heeft gekozen om in het kielzog te kunnen varen van Eisers reputatie en goodwill. Verweerder houdt de Domeinnaam sinds 2008, maar heeft in deze zaak op geen enkele wijze aannemelijk gemaakt rechten op of legitieme belangen bij de Domeinnaam te hebben.
Gelet op de door Eiser aangevoerde, en door Verweerder niet weersproken, stellingen en het overgelegde bewijs, is de Geschillenbeslechter van oordeel dat de Domeinnaam wordt gebruikt om commercieel voordeel te behalen door internetgebruikers naar de website van Verweerder te leiden, met gebruikmaking van de verwarring die kan ontstaan door gebruikmaking van het Merk van Eiser zoals in de Eis uiteengezet. De Geschillenbeslechter is van oordeel dat Verweerder met het hierboven omschreven gebruik van de Website de indruk wekt dat er een commerciële band bestaat met Eiser, of althans verwarring probeert te scheppen met het reeds lang bestaande en bekende merk van Eiser wat betreft de oorsprong of het verband met de Website.
Bij deze overweging neemt de Geschillenbeslechter verder in aanmerking dat Verweerder de gelegenheid om Eisers stellingen te weerleggen grotendeels onbenut heeft gelaten, dat Verweerder het risico op mogelijke verwarring bij het publiek bij Verweerschrift heeft erkend, dat Verweerder na ontvangst van de Eis de Domeinnaam direct heeft laten verwijzen naar zijn eigen website “www.discreet-condooms.nl” en tevens dat Verweerder het “affiliate programma” van de Website heeft verwijderd."
Wijziging tenaamstelling bevolen
Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 14 van de Geschillenregeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de domeinnaam <durexwinkel.nl> zodat de merkhouder van DUREX in plaats van de verweerder domeinnaamhouder wordt.
Conclusie
Deze uitspraak toont aan dat dedicated webshops als de onderhavige, willen zij geëxploiteerd kunnen worden door een wederverkoper die niet is verbonden aan de merkhouder, aan strenge criteria moeten voldoen. Per geval moet beslist worden of aan de toepasselijke criteria is voldaan.
Joost Becker, advocaat merkenrecht
