“Aan het algemene belang dat aanduidingen die beschrijvend zijn voor de aard van een onderneming of van de door haar geleverde waren of diensten, door een ieder vrij moeten kunnen worden gebruikt, kan in voldoende mate recht worden gedaan door dat belang te betrekken bij de beoordeling van de vraag of en, zo ja, in hoeverre, bij het relevante publiek (directe of indirecte) verwarring te duchten is. Bij die beoordeling moeten alle omstandigheden van het geval in aanmerking worden genomen, waaronder de mate van – intrinsiek aan de naam verbonden of door bekendheid bij het publiek verworven – onderscheidend vermogen van de oudere handelsnaam” (ov. 2.9), aldus de Hoge Raad in antwoord op prejudiciële vragen van Hof Arnhem-Leeuwarden.
In 2015 besliste de Hoge Raad in de zaak ‘Artiestenverloning’ dat voor de bescherming van louter beschrijvende domeinnamen op grond van art. 6:162 BW (de onrechtmatige daad) verwarringsgevaar niet volstaat. In dat geval zijn ‘bijkomende omstandigheden’ nodig om een verbod mogelijk te maken. In 2017 oordeelde gerechtshof Den Haag in de zaak ‘Parfumswinkel’ dat ook voor beschrijvende handelsnamen verwarringsgevaar alleen niet voldoende is en dat voor een verbod bijkomende omstandigheden vereist waren. Die beslissing van het hof Den Haag is nu dus achterhaald.
De Hoge Raad constateert wel dat de zogenaamde vrijhoudingsbehoefte sinds de totstandkoming van de – uit 1921 stammende – Handelsnaamwet aan betekenis heeft gewonnen. “Veel ondernemingen hebben tegenwoordig, in het bijzonder door de komst van het internet, een landelijk werkgebied. In die gevallen speelt de in art. 5 Hnw als relevante omstandigheid genoemde plaats van vestiging van de betrokken ondernemingen geen rol. Bovendien is door de komst van internet het gebruik van beschrijvende aanduidingen toegenomen, omdat dit de vindbaarheid van ondernemingen op internet bevordert” (ov. 2.6).
Omdat het gebruik van beschrijvende aanduidingen is toegenomen, benadrukt de Hoge Raad dat “aangenomen mag worden dat het publiek eraan gewend is dat ondernemingen beschrijvende handelsnamen gebruiken, en minder snel in verwarring zal raken als meer (rechts)personen onder dezelfde, of slechts in geringe mate afwijkende, beschrijvende handelsnamen aan het economische verkeer deelnemen. Mocht verwarring dreigen, dan kan een kleine variatie in de naam dat gevaar al wegnemen. Omgekeerd kan worden aangenomen dat, naarmate een handelsnaam meer onderscheidend vermogen heeft, eerder verwarring te duchten valt. Het is immers aannemelijk dat het publiek in dat geval, bij kennisneming van eenzelfde of een slechts in geringe mate afwijkende naam, die naam eerder in verband zal brengen met de onderneming die de oudere handelsnaam voert” (ov. 2.8.2).
Ten aanzien van de bescherming van beschrijvende domeinnamen op grond van de onrechtmatige daad herhaalde de Hoge Raad dat verwarringsgevaar daarbij niet voldoende is. Daarbij “zullen andere, bijkomende omstandigheden nodig zijn om het latere gebruik van dezelfde of een slechts in geringe mate afwijkende naam onrechtmatig te kunnen achten. Daarbij gaat het steeds om gedragingen die meebrengen dat sprake is van oneerlijke mededinging. Zo kan worden gedacht aan een geval waarin een of meer domeinnamen in gebruik worden genomen die zo dicht mogelijk aanliggen tegen de (handels)naam van een concurrent om, met gebruikmaking van diens bekendheid of reputatie en met de mogelijkheid van vergissing bij het publiek, op misleidende wijze klanten bij die concurrent weg te lokken” (ov. 2.10.2). ‘Gebruikmaking van de mogelijkheid van vergissing bij het publiek’ om ‘op misleidende wijze klanten bij die concurrent weg te lokken’ is namelijk ‘oneerlijk’ en (kennelijk) iets anders dan verwarringsgevaar. Deze ‘bijkomende omstandigheid’ klinkt evenwel nogal als de kern van het (normatieve) ‘verwarringsgevaar’ waar art. 5 Hnw op ziet. Dus hoezo ‘bijkomend’? Met advocaat-generaal Drijber kunnen wij vaststellen “dat het met het risico op een uiteenlopende normering [tussen handelsnamen en domeinnamen] wel mee zal vallen” (ov. 3.29 van ECLI:NL:PHR:2020:1215).
Voor het geschil dat aanleiding gaf tot deze vragen is de uitkomst overigens niet van belang. De zaak tussen de twee internationaal opererende zuivelproducenten Dairy Partners en DOC Dairy Partners werd namelijk al geschikt. DOC Dairy Partners heet blijkens haar website vanaf medio 2021 ‘Uniekaas Holland B.V.’. De Hoge Raad beantwoordde de vragen toch in het belang van de rechtsontwikkeling: “Indien het antwoord op de vraag, nadat deze is gesteld, niet meer nodig is om in de procedure […] op de eis of het verzoek te beslissen, kan de Hoge Raad, indien hem dat geraden voorkomt, de vraag desondanks beantwoorden”, aldus artikel 393 lid 9 Rv.
