In 2021 heeft de rechtsvoorganger van Neleman Group Holding B.V. met een beroep op haar reeds ingeschreven Benelux merk verzocht om inschrijving van het volgende EU-beeldmerk in Nice klasse 33 (wine; sparkling wine):
Het verzoek tot inschrijving werd afgewezen omdat het teken in strijd zou zijn met de goede zeden. Neleman heeft tegen deze beslissing beroep aangetekend bij de Board of Appeal van het EUIPO.
Beoordelingskader artikel 7 lid 1 onder f EUTMR
In de procedure bij de Board of Appeal van het EUIPO werd de vraag beantwoord of het aangevraagde teken in strijd is met de openbare orde of de goede zeden als bedoeld in artikel 7 lid 1 onder f EUTMR. Indien daar sprake van is kan het teken niet worden ingeschreven als merk.
Artikel 7 lid 1 onder f EUTM heeft een ruime formulering en laat veel ruimte voor interpretatie, hierdoor zal bij de beoordeling een afweging moeten worden gemaakt tussen enerzijds het recht van ondernemingen vrij te zijn in het gebruiken van woord en beeld in tekens die zij als merk wensen in te schrijven en anderzijds het recht van het publiek om geen hinderlijke, beledigende en/of bedreigende merken tegen te komen.
Bij deze beoordeling is de intrinsieke betekenis van het betreffende woord van belang (zoals blijkt uit het woordenboek), alsook moet worden gekeken naar de specifieke omstandigheden van de afzonderlijke lidstaten die de perceptie van het relevante publiek in die staten kunnen beïnvloeden. Zo oordeelde het Hof van Justitie in 2020 dat de beoordeling van de vraag of de gelijkstelling met de Engelse uitdrukking “Fuck you” van het eerste deel van het teken “Fack Ju Göhte” door het Duitssprekende publiek als moreel onaanvaardbaar zou worden opgevat, niet uitsluitend kan worden gebaseerd op het intrinsiek vulgaire karakter van de Engelse uitdrukking “ Fuck you”, maar ook afhankelijk was van hoe het Duitstalige publiek het teken zou opvatten in de specifieke omstandigheden van het geval. Alle contextuele factoren samengenomen, waaronder het grote succes van de gelijknamige komedie Fack Ju Göhte bij het Duitstalige publiek, wezen erop dat het teken “Fack ju” niet als moreel onaanvaardbaar werd beschouwd.
Merk in strijd met goede zeden
In onderhavige zaak oordeelt de Board of Appeal van het EUIPO dat het relevante publiek, althans het Engelssprekende deel daarvan, het teken als moreel onaanvaardbaar zal beschouwen door het daarin opgenomen vulgaire en beledigende woord 'fucking'.
Hoewel ‘just fucking good wine’ kan worden gezien als een opmerking dat de wijn zeer goed is en derhalve als reclame kan worden opgevat, wordt het teken afgebeeld op alledaagse goederen (wijn) die door mensen van alle leeftijden – waaronder ook kinderen, jongeren en mensen die een dergelijk woord vulgair of beledigend en daarmee moreel onaanvaardbaar vinden - kunnen worden waargenomen. Het teken is daarmee onmiddellijk zichtbaar en opvallend voor het publiek, terwijl het woord – door een significant deel van het relevante publiek - niet in het normale taalgebruik wordt gebruikt.
De omstandigheid dat veel mensen het woord wellicht niet beledigend vinden of zelfs hebben opgenomen in hun dagelijkse woordenschat doet daaraan niet af, alsook is van andere specifieke contextuele factoren die (kunnen) duiden op een andere perceptie bij het publiek– anders dan in het reeds aangehaalde Fack Ju Göhte-arrest – geen sprake.
De Board of Appeal van het EUIPO concludeert dan ook dat het aangevraagde teken in strijd is met de geaccepteerde morele principes die de maatschappij verwacht en daarmee in strijd met de goede zeden.
Conclusie
Hoewel het teken ‘Just fucking good wine’ dus niet als EU-merk kan worden ingeschreven, betekent een afwijzing op grond van artikel 7 lid 1 onder f EUTMR nog niet dat het teken niet mag worden gebruikt bij het in de handel brengen van de betreffende waren of diensten. Anders gezegd, Neleman kan het teken dus gewoon blijven gebruiken. Het teken zal in de EU alleen niet merkenrechtelijk beschermd zijn. In de Benelux geniet zij in elk geval wel van merkenrechtelijke bescherming op grond van haar Benelux-merk.
Het gebruik van het woord 'fucking' in een teken leidt overigens lang niet altijd tot afwijzing van de merkaanvraag op grond van strijd met de goede zeden. Zo oordeelde de Kamer van Beroep in februari 2022 onder andere dat het teken ‘fucking awesome’ niet kon worden opgevat als een beledigende boodschap, maar eerder als een licht vulgaire boodschap ter bevordering van de hoge kwaliteit van betrokken waren, waaronder skateboards, brillen en sporttassen, zodat het aangevraagde merk niet in strijd was met de openbare orde of goede zeden. De merkaanvraag werd overigens alsnog afgewezen, op grond van het gebrek aan onderscheidend vermogen, welk oordeel inmiddels door het Gerecht is bekrachtigd.
Dieuwertje Bouchier, advocaat merkenrecht.
